Kullanmama savunması ve beş yıl kuralı

Markayı kullanma yükümlülüğü

Marka tescili, sahibine bir işareti belirli mal ve hizmetler için kullanma ve başkalarının kullanmasını engelleme hakkı verir. Ancak bu hak, markanın gerçekten kullanılması beklentisiyle tanınır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmaksızın Türkiye'de tescilli olduğu mal ve hizmetler için kullanılmamasını ya da kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesini olumsuz sonuçlara bağlar. Kullanma yükümlülüğü SMK m.9'da düzenlenmiştir.

Beş yıllık süre, tescil tarihinden itibaren hesaplanır; koruma süresinin başladığı başvuru tarihiyle karıştırılmamalıdır. İtirazlı ya da uzun süren dosyalarda bu iki tarih arasında önemli bir fark olabilir. Kullanıma sonradan ara verildiği durumlarda ise süre, kullanımın kesildiği tarihten itibaren işler.

Bu kuralın amacı sicildeki “ölü” markaların başkalarının önünü haksız yere kesmesini engellemektir. Yıllardır hiç kullanılmayan bir markanın, piyasaya yeni giren bir işletmenin benzer adını engelleyebilmesi adil görülmez. Bu yüzden kanun, belirli durumlarda marka sahibinden markasını gerçekten kullandığını göstermesini ister.

Beş yıl kuralı iki yerde karşınıza çıkar

Kullanmama, uygulamada iki farklı süreçte gündeme gelir. Birincisi itiraz sürecidir: Siz önceki markanıza dayanarak birinin başvurusuna itiraz ettiğinizde, markanız itiraz edilen başvurunun tarihinde beş yıldan uzun süredir tescilliyse, başvuru sahibi sizden markanızı kullandığınızı ispat etmenizi isteyebilir. Buna kullanmama savunması denir.

İkincisi iptal talebidir: Beş yıl boyunca kullanılmayan bir markanın, kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından iptali istenebilir. Bu durumda markanız yalnızca bir itirazda zayıflamakla kalmaz, sicilden kısmen ya da tamamen silinme riskiyle karşılaşır.

Her iki durumda da sorulan soru aynıdır: Marka, ilgili dönemde ve ilgili mal-hizmetler için gerçekten ve ciddi biçimde kullanıldı mı? Bu sorunun cevabı, sizin sunabileceğiniz belgelere bağlıdır.

• İtirazda: başvuru sahibi, beş yıldan uzun süredir tescilli dayanak marka için kullanım ispatı isteyebilir
• İptal talebinde: beş yıl kullanılmayan mal ve hizmetler için markanın iptali istenebilir
• Her iki durumda da ispat yükü marka sahibindedir

Kullanım ispatı istendiğinde ne olur?

Bir itiraz dosyasında kullanım ispatı istendiğinde, itiraz eden taraf belirlenen süre içinde markasının kullanıldığını gösteren belgeleri sunmak zorundadır. İspat yapılamazsa, itiraz o marka bakımından değerlendirmeye alınmayabilir. Kısmen ispat yapılırsa, değerlendirme yalnızca kullanımın gösterildiği mal ve hizmetler üzerinden sürdürülür.

Bu, pratikte şu anlama gelir: “Altın Başak” markasını 30. sınıfta un, ekmek ve pasta için tescil ettirmiş ama yalnızca un satmış bir işletme, “Gold Başak” adlı bir pastane zincirinin başvurusuna itiraz ettiğinde, pasta ve ekmek bakımından kullanım gösteremezse itirazı beklenenden dar bir zeminde değerlendirilebilir. Yani tescil kapsamınız ile fiili kullanımınız arasındaki fark, itiraz gücünüzü doğrudan etkiler.

Bu nedenle bir itiraz kararı verilirken, dayanak markanın tescil tarihi ve kullanım belgelerinin durumu da göz önüne alınır. Vekil, itiraz önerisini yaparken bu riski müvekkile açıkça yazmalıdır.

Hangi belgeler kullanımı gösterir?

Belgelerin ilgili dönemi kapsaması gerekir. Beş yıl önceki tek bir fatura ya da yalnızca son birkaç haftaya ait yoğun satış kayıtları, sürekli ve ciddi bir kullanım izlenimi vermeyebilir. Belgelerin dönem içine yayılmış olması, kullanımın düzenli olduğunu göstermenin en kolay yoludur. Ayrıca belgelerde markanın, tescilli olduğu mal ve hizmetlerle ilişkisinin açıkça görülmesi beklenir; yalnızca firma unvanının geçtiği bir fatura, markanın o ürün için kullanıldığını göstermeye yetmeyebilir.

Kullanım ispatında tek bir belge çoğu zaman yeterli olmaz. Aranan, markanın ilgili dönem boyunca, Türkiye'de, tescilli mal ve hizmetler için ve tescilli hâline uygun biçimde kullanıldığının bir bütün olarak gösterilmesidir. Belgelerin tarihli olması, markanın açıkça görünmesi ve kullanımın ölçeği hakkında fikir vermesi önemlidir.

• Markanın yer aldığı faturalar ve irsaliyeler
• Ürün ambalajı, etiket ve katalog örnekleri (tarihleriyle birlikte)
• Reklam ve tanıtım malzemeleri, basın haberleri
• Fuar katılımı, bayi ve satış sözleşmeleri
• İnternet sitesi ve satış platformu kayıtlarının tarihli çıktıları
• Satış ve ciro bilgilerini gösteren muhasebe kayıtları

Haklı nedenler ve kullanım şekli

Kanun, kullanmamanın haklı bir nedene dayandığı durumları ayrıca değerlendirir. Marka sahibinin iradesi dışında gelişen ve kullanımı engelleyen durumlar bu kapsamda ele alınabilir. Ancak haklı neden kavramı dar yorumlanır; ticari tercihler ya da işlerin yavaşlaması genellikle tek başına yeterli görülmez. Bu konuda somut olaya göre değerlendirme yapılması gerekir.

Kullanım şekli de önemlidir. Markanın, ayırt edici karakterini değiştirmeyen küçük farklarla kullanılması kural olarak kullanım sayılır. Ancak tescilli hâlinden belirgin biçimde farklılaşmış bir kullanım, tescilli marka için kullanım olarak kabul edilmeyebilir. Logo yenilemelerinde bu nokta özellikle önem taşır. Ayrıca markanın marka sahibinin izniyle başkası tarafından, örneğin bir lisans alanı tarafından kullanılması da kullanım sayılabilir.

Riski azaltmak için ne yapabilirsiniz?

Kullanmama riskini yönetmenin yolu, kullanımı düzenli olarak belgelemektir. Bunun için karmaşık bir sistem gerekmez. Her yıl, markanın kullanıldığı her ana ürün grubu için birkaç tarihli fatura, bir katalog ya da ambalaj örneği ve internet sitesinin bir çıktısı saklanırsa, ileride kullanım ispatı istendiğinde hazırlıksız yakalanılmaz.

Marka portföyünü belirli aralıklarla gözden geçirmek de yararlıdır. Tescil kapsamında olan ama hiç kullanılmayan mal ve hizmetler varsa, bunların ileride ne kadar işe yarayacağı ve yenilemede tutulup tutulmayacağı değerlendirilebilir. Faaliyet alanı genişlediyse, yeni alanlar için ayrı başvuru gerekip gerekmediğine bakılır.

Büromuzun müvekkil portalında her markanın tescil tarihinden itibaren beş yıllık dönemin dolacağı tarih görünür. Bu tarih yaklaştığında müvekkile, kullanım belgelerini düzenli olarak yüklemesi için hatırlatma gider. Belgeler portaldaki belge kasasında tarihleriyle saklanır; bir itiraz dosyasında kullanım ispatı istendiğinde vekil bu belgelere hızla ulaşır.

Kullanmama savunmasıyla karşılaşan tarafsanız ya da kullanılmayan bir markanın önünüzü kestiğini düşünüyorsanız, durumu somut belgelerle birlikte vekilinizle değerlendirmeniz en sağlıklı başlangıç noktasıdır.

Karşı taraf olarak kullanmama savunması

Madalyonun öbür yüzü de vardır. Siz bir başvuru yaptığınızda, uzun süredir tescilli bir marka sahibi başvurunuza itiraz edebilir. Böyle bir durumda, itiraza dayanak markanın gerçekten kullanılıp kullanılmadığını sorgulamak, savunmanızın önemli bir parçası olabilir. Dayanak markanın beş yıldan uzun süredir tescilli olup olmadığı, itiraza karşı görüş hazırlanırken ilk kontrol edilen konulardan biridir.

Kullanım ispatı talebi, itiraza karşı görüşte süresi içinde ve açık biçimde ileri sürülmelidir. Talepte bulunmadan önce dayanak markanın piyasada görünür olup olmadığına, internet sitesinde, satış platformlarında ya da mağazalarda kullanılıp kullanılmadığına bakmak yararlıdır. Bu ön araştırma, talebin gerçekçi bir zemine dayanıp dayanmadığını gösterir.

Kullanım ispatı talebinin sonucu, itiraz dosyasının seyrini önemli ölçüde değiştirebilir. Dayanak marka sahibi kullanımı hiç ispat edemezse itiraz o marka bakımından zayıflar; yalnızca bazı mallar için ispat ederse karşılaştırma bu mallarla sınırlı kalır. Bu nedenle itiraz alan başvuru sahiplerine, görüş hazırlarken bu imkânı mutlaka değerlendirmelerini öneriyoruz.

Kullanım ispatı talebi tek başına bir savunma stratejisi de değildir. İşaretlerin farklılığı, mal ve hizmetlerin uzaklığı ve ortak unsurun ayırt edici olmayışı gibi esasa ilişkin savunmalarla birlikte ileri sürüldüğünde daha anlamlı bir bütün oluşturur.